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【智財】設計專利要件判定之案例觀察

發佈日期:105-12-22 資料來源:
設計專利要件判定之案例觀察
撰文者:楊思源(工業技術研究院材料與化工研究所組長)

     大多數企業對於設計專利並不重視,直到蘋果公司於2011年在美國北加州聖荷西聯邦地方法院對三星公司發動設計專利訴訟戰,並且獲判10.5億美金的天文數字賠償額後,外界對於設計專利的價值重視程度才快速提升,本案除涉及3件「發明專利」(utility patent)以及1項「營業外觀商標」(Trade Dress)外,尚包括4件「設計專利」(design patent),蘋果公司在本案中的致勝關鍵並非是純技術,其產品的「設計」才是蘋果公司在市場上勝出的重要因素,而這些設計是以設計專利以及營業外觀商標來保護,此與一般製造業強調技術為上,取得發明專利為主之傳統思維大不相同,設計專利不但可以針對產品的外觀形狀,也可以針對產品的外觀的花紋或色彩來進行保護。有別於發明專利之申請,設計專利在申請程序上較為簡單,原則上僅需繳交產品的六視圖及一立體圖即可,當申請之專利獲得證書,就可以對仿冒您產品設計的侵權者採取法律行動。以下將就案例解析設計專利之管理與運用實務。
 
案例:
發哥於美術系畢業後創業成立個人工作室,平日承接一些產品設計工作,最近受託為大佛公司設計一組新穎之光明燈,大佛公司很滿意該組設計進而將其報名參加紅點設計大賽,之後發哥發現市面上有人銷售與其設計相同之光明燈,試問:

一、該光明燈所屬之智慧財產權歸誰所有?
發哥係由大佛公司所聘,以受託人的身分設計光明燈,其創作之光明燈所得申請之相關智慧財產權究竟誰屬?應先確認雙方是否有簽定任何契約,並依據該契約有關智慧財產權歸屬條款來確認,倘若無約定,則依據相關法律〈例如專利法第七條第三項、著作權法第十二條第二項〉規定,原則上應以受聘人發哥為所屬智慧財產權之權利人。

二、本案發哥設計之新穎光明燈可以取得那些智慧財產權?
日常生活中,設計工程師常把一些巧思與藝術融入實用物品中,而使得生活增添更多美感,此種具有藝術性可大量生產的工業產品,例如傢具、燈飾、鞋類、器皿等,如果是以美學內涵之技巧、手法或感覺運用於實用物品上,且能分別符合「專利法〈設計專利〉」與「著作權法」時,權利人是可以同時享有專利權與著作權。

三、發哥設計之光明燈已於紅點設計大賽中公諸於世,還可以於事後申請專利嗎?發哥發現有與其設計相同之產品,是否一定要申請設計專        利權,才能使其權利獲得完全之保障?
發哥之設計雖因大佛公司報名參加設計大賽而展覽與揭露,本應喪失申請專利之新穎性,但因陳列於政府主辦或認可之展覽會者,仍可於其事實發生後六個月內申請專利權。〈專利法第二十二條第二項〉。從設計專利之申請到獲得證書後來行使權利,通常仍需花費許多時間,而在未獲得設計專利權之前,設計人發哥還是可以其設計之光明燈之圖面、模型之著作權來追索仿冒者侵權責任【註一
【註一】:參閱經濟部智慧財產局著作權案例彙編〈五〉,民國九十年十一月版,第50至52頁。

四、發哥如果想將其相關設計授權給其他廠商來製造銷售光明燈,其苦惱究竟要如何來計價,是否有一些原則可供參考?
實務上考量授權費及權利金多寡之因素如下:(1)被授權人之需求度;(2)技術市場之接受度;(3)技術市場之規模;(4)授權期間之長短;(5)授權地域之大小;(6)技術之商品化之程度;(7)技術之生命週期;(8)技術之成本及利潤;(9)技術之替代性;(10)專利迴避之難易度等【註二】
【註二】:參閱楊思源著,論企業引進技術之審查評鑑(Due Diligence)管理機制,民國一百年版。

五、作為一個專業的產品設計師,欲將其設計之相關成果授權給他人時,於簽訂授權契約應如何規劃授權內容與範圍?
技術授權係以「無體財產」為標的,其與一般「有體財產」之交易不同。於事前充分規劃相關重要授權契約條款,有利於減少議約之困難。技術授權契約是一種特殊類型的契約,與其他民法規範的有名契約〈例如租賃契約、委任契約〉比較,它並不以法律上有名契約授與的某種權利為基礎,在實務經驗中,契約約定若不完善,日後產生糾紛之可能性相對提高,技術授權可否順利執行有賴於雙方審慎與信任的態度。一般而言,技術授權包括使用權、製造權與銷售權,並非僅是提供技術資料,而是要經由互動合作、技術人員交流,逐步將相關專門技術〈know-how〉傳授給對方。實務運作中,專門技術常結合專利權、著作權等智慧財產權予以保護,專利授權通常為技術授權之核心,而將技術專門技術作為一種實施條件。技術內容與範圍,為技術授權契約的核心,係確認當事人間權利義務的基礎,專門技術為生產製造產品之重要關鍵,其表現方式為一種產品製造或組裝的工藝方法,通常係以文件、圖表〈設計圖、流程圖〉、程式、資料、製造程序或其他發明為呈現標的。因此契約需規範技術規格、交付文件以及允收之標準等條件,技術授權之當事人對技術規格之要求應慎重研究與確認,技術允收標準太高會增加技轉糾紛風險,此部份是否規範妥當,攸關日後紛爭是否發生之機率【註三】
【註三】:同註二。

六、從需求端來看,如何之設計能獲相關廠商之青睞進而進行合作?
新技術或新設計引進往往涉及技術衍生性、經營面、財務面、競爭力及產業效益等多面向之考量,一般廠商思考之方向如下:(1)以公司欠缺之技術為優先,彌補不足項目; (2)引進之技術對應製造之產品未來可銷售至全球為優先:(3)可提振本公司發展之技術為優先;(4)可迅速商品化之技術為優先;(5)與技術標準有關之技術或專利為優先;(6)可協助本公司技術升級或轉型之技術為優先【註四】
【註四】:同註二。

(本文章內容僅代表撰文者之個人觀點及意見;凡涉及政策方向及法規解釋適用,應依智慧財產權主管機關之公告為準。)