一月 2019

文創產業員工之保密義務 撰文:黃昭仁/文韜法律事務所主持律師、謝享穎/文韜法律事務所實習律師 一、前言 智慧財產權相關法規之保護面向各有不同,營業秘密相對於其他智慧財產權而言,為不公開的秘密,與商標、專利、著作權以公開方法換取排他性權利不同;再相對而言,營業秘密法所保護者非營業秘密本身,而係基於維護競爭秩序,對於他人不正當行為之禁止;最後,營業秘密之保護於要件具備時即開始,不需主管機關事先審查,直至要件(即新穎性、價值性及秘密性)消滅時為止,然於事後請求救濟時則需證明已具備要件,而由法院於個案中認定。 文創業者應綜合利用不同之智慧財產保護規範,妥善規劃全面性之智慧財產保護策略,除商標、專利、著作權外,尤不應遺漏營業秘密法所提供之保護。 二、營業秘密法與競業禁止條款 (一)營業秘密法 我國所保護之營業秘密需具備新穎性、價值性、秘密性三要件(參照營業秘密法第2條),首先,營業秘密不僅需是一般公眾不知,還必須是相關專業領域之人亦不知悉者,論者稱為「業界標準之相對新穎性」,其次,實際或潛在之經濟價值均可謂具價值性,最後,營業秘密所有人客觀上需已採取一定合理措施,足使人了解其有將該資訊當成秘密加以保護之意思,始符合秘密性要件。 一般認為秘密性要件最為重要,是否已採取合理保密措施之判斷,需就具體個案綜合一切因素審酌,就關於物之保密措施而言,文創業者就書面性資料應標明「機密」、「限閱」等類似字樣,並且有一定之存放保管流程,再就關於人之保密措施而言,企業主讓員工簽署保密協定(non-disclosure agreement, NDA)是最基本而必要的。 (二)競業禁止條款 為了更進一步保護智慧財產,競業禁止條款(non-compete clause, NCC or covenant not to compete, CNC)近幾年來被企業界普遍採用,所謂競業禁止條約款係事業單位為保護商業機密、營業利益或維持競爭優勢,而要求職員於在職期間或離職後一定期間或區域內,不得受僱於或經營相同或類似工作(參照最高法院103年台上字第1984號民事判決)。 關於競業禁止條款之有效性,目前為我國學說與實務所承認,按法院就競業禁止條款是否有效之爭議所為判決,可歸納出下列五項衡量原則:1.雇主需有值得保護之合法利益、2.勞工在原雇主之事業應有一定的職務或地位、3.限制之對象、期間、區域或職業活動範圍應為合理、4.應有補償勞工因競業禁止損失之措施、5.離職勞工之競業行為具有背信或違反誠信原則的事實(其中第五項有不同見解而認無須具備,參照最高法院103年台上字第793號民事判決)。 三、跳槽、挖角與競業禁止 產業界常見之跳槽與挖角行為,於簽有保密協定或競業禁止條款之場合,則有涉及侵害營業秘密或違反競業禁止之可能。 (一)侵害營業秘密 就民事責任而言,侵害營業秘密之態樣有:1.以不正當方法取得營業秘密者、2.知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密,而取得、使用或洩漏者、3.取得營業秘密後,知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密,而使用或洩漏者、4.因法律行為取得營業秘密,而以不正當方法使用或洩漏者、5.依法令有守營業秘密之義務,而使用或無故洩漏者。所稱之不正當方法,係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法(參照營業秘密法第10條)。據上所述,所謂不正當方法,或為跳槽者違反其保密義務、或是惡意挖角者引誘他人違反其保密義務、或係跳槽者違反其保密義務,善意挖角者經前事業單位發函通知而嗣後知悉,跳槽者與挖角者均可能構成營業秘密之侵害行為,而需負一般與懲罰性損害賠償責任(跳槽者可能該當營業秘密法第10條第1及4款,挖角者可能該當同法第10條第1、2及3款)。 就刑事責任而言,民國102年營業秘密法修法時,增訂第13條之1至第13條之4刑罰規定,以確保產業之公平競爭,文創業者應謹慎面對,避免誤罹刑章。 (二)違反競業禁止 目前對於違反競業禁止條款者,事業單位多在契約中以約定違約金之方式來確保職員對其義務之履行,以省略對違約損害及其數額之舉證責任,然若,契約中未就違約金約定,一旦職員有違約競業情事,事業單位自仍得依該條款請求損害賠償,但此時違約損害及其數額則必須具體條列計算舉證。 四、離職員工與競業禁止條款之效力 基於私法自治與契約自由原則,原則上應無不允許事業單位與職員任意訂定競業禁止條款之理,惟此種條款涉及人民憲法保障之生存權、工作權之限制,其中尤以離職員工之競業禁止條款為甚,文創產業業主在與員工訂定競業禁止條款時,除應遵循前述實務五項標準,該條款始為有效外,猶應本勞資衡平之原則妥善規劃,畢竟,實務對於競業禁止條款之效力留有個案裁量空間,超出必要與合理範圍,該條款恐有被認為無效之風險,於此,文創產業者不可不察。 五、結語 綜上所述,文創業者欲妥善保護其智慧財產,最好事先與員工簽定保密協定,併採取其他合理保密措施,以滿足營業秘密要件而取得營業秘密法之保護;進一步言之,尚可藉由競業禁止條款,併以約定違約金方式,防免員工惡性跳槽或競爭對手挖角,造成營業秘密或其他可保護之正當利益損失,以確保文創業者之權益。 (本文章內容僅代表撰文者之個人觀點及意見;凡涉及政策方向及法規解釋適用,應依智慧財產權主管機關之公告為準。)...

創意產業著作權歸屬初探 撰文:章忠信/「著作權筆記」公益網站主持人、大葉大學助理教授兼智慧財產權研究中心主任、智慧財產權在職碩士學位學程主任 從事創意產業,會有很多作品產生,誰是「著作人」?誰是「著作財產權人」,必須弄得一清二楚,否則很容易發生爭議。 著作權法對於著作權係採「創作保護主義」,著作人一旦創作完成,就受著作權法的保護,不必作任何登記或申請程序。不過,「誰是著作人」,始終是著作權保護最根本的問題,失去「著作人」地位,著作權的歸屬也就落空,無法受到著作權法的保護。 做為一個創作者,你應該是著作權法保護的「著作人」,享有「著作人格權」與「著作財產權」。不過,由於法律所規定的特殊關係或因為契約的約定,很多時候你並不必然就是自己著作的「著作人」,即使是「著作人」,也不一定能享有「著作財產權」。 因為,依據著作權法第十一條規定,員工上班所完成工作上的著作,雖然是以員工為「著作人」,但「著作財產權」卻屬於雇主享有。這是因為員工上班領薪水,又是利用雇主資源,在上班期間的工作成果,經濟利益當然要歸雇主享有。不僅如此,員工還不能以自己享有「著作人格權」,反對雇主對這些職務著作的公開發表。 除了前面所說的原則性規定,著作權法還允許雇主透過與員工雙方,透過契約約定,讓雇主取得員工職務著作的「著作人」地位。例如,很多軟體公司所發行的軟體,明明是內部工程師所開發的,對外的發行都是以軟體公司為「著作人」,沒有人知道誰是真正的開發者。 既然著作權法允許雇主與員工透過契約變動法律的原則性規定,曾有些極少數特例,雇主為了吸引特殊傑出人才留任,讓員工不但成為他自己職務著作的「著作人」,甚至還可進一步成為這些著作的「著作財產權人」,只要員工能授權雇主自由利用這些著作就行了。 此外,也有很多小企業的經營者,由於可以完全掌控公司的經營,會將自己職務上完成的著作,約定以自己為「著作財產權人」,以便日後縱使將公司轉手他人經營,過去公司賴以經營的著作,其「著作財產權」仍牢牢在自己手中,就可以再與接手的經營者洽談授權,獲得豐厚的授權金。 另一種情形是不屬於員工的職務著作,而是委外完成的著作,這種「出資聘人完成著作」,依據著作權法第十二條規定,原則上是「以該受聘人為著作人」,享有「著作人格權」及「著作財產權」,至於出資的人,雖然沒有取得「著作人」地位,但依法可以利用該著作。 出錢委外完成著作,著作權法也允許雙方透過契約約定,一種是仍然以受聘人為「著作人」,但出資人取得「著作財產權」,另一種是直接約定以出資人為「著作人」,使「著作人格權」及「著作財產權」均歸出資人享有。 到底要怎樣約定才好,最關鍵的當然是要看出資人願意支付多少費用,付越多費用就可以得到更多。約定由出資人取得「著作人」地位,同時享有「著作人格權」及「著作財產權」,就能完全掌握著作的利用,不必擔心省略「著作人」姓名會不會引發抗議,或修改內容要不要再取得「著作人」同意的問題。當然,如果是出資請大師來完成象徵公司經營理念的設計著作,肯定要以大師為「著作人」,這樣才能突顯著作的文化藝術價值。 在受聘人方面,有時也要仔細思考一下,若是讓出了「著作人」地位,明明是自己嘔心瀝血的著作,卻看不到自己的名字,未來若這著作廣受歡迎,如何對外證明這是自己的著作?而若是讓出了「著作財產權」,以後在其他的案子中,就不可以再使用自己先前完成的著作,這到底划不划算? 推動文化創意產業過程中,創作者及產業經營者都必須清楚知道相關法律對於智慧財產權歸屬之原則性規定,如果想要取得對自己有利之約定,誰該是「著作人」,「著作財產權」要歸誰,除了經濟利益之考量,也不能忽視創作人地位的重要性,這都值得各方好好想一想! (本文章內容僅代表撰文者之個人觀點及意見;凡涉及政策方向及法規解釋適用,應依智慧財產權主管機關之公告為準。)...

文創智財權授權合約實務經常使用條款彙整 撰文:林亮宇/真亮法律事務所主持律師 一、前言   很多契約的撰寫者因為沒有經驗,無法針對特定的契約類型加以設計,或者是撰寫後沒有仔細檢查,導致條文前後矛盾,文義不通順,甚至不知所云,適用時卻又產生多種可能的解釋,造成雙方各有各的認知,各有各的盤算,文創智財方面特別是如此,文創業者往往於授權時並沒注意到諸多層面,因此,時常導致當糾紛發生時,才發現自己的心血因為當初契約訂定並不夠完善等諸多因素,受到不平等的待遇。   是故,一份好的契約,絕對需要有經驗的專業人員深入瞭解雙方的需求,並瞭解該類事件常見的糾紛,衡平雙方的利益與顧慮而撰寫,最重要的是,必須要以公平的立場來撰寫,以避免雙方未得其利先蒙其害。 二、案例 A手機公司為了製作年曆,因此委託B設計公司製作,B設計公司為使年曆美觀,找上C文創經紀人,請C介紹畫家並替A公司創作一漫畫人物「亮亮」。C文創經紀人因此找上D畫家,並替A手機公司創作一漫畫人物「亮亮」。B設計公司之後便將「亮亮」用於年曆上並製作。豈料,幾個月後「亮亮」大紅,A手機公司開始以「亮亮」這個漫畫人物製作各種週邊產品,並獲取利潤…。 (一)從本案例中,可以看出許多問題皆隱藏在簽訂授權契約時可能不曾細想過的,例如:「亮亮」這一角色授權製作的產品範圍有多廣?著作權之歸屬究竟為誰?文創經紀人之義務為何?當違約時該如何處理?誰應負責?誰又該獲得賠償?而這些問題會在日後出現爭議,往往不外乎皆是因為當初撰寫契約時未詳加溝通及考慮,導致日後出現無法衡平雙方利益,最後必須採取訴訟途徑的情況。 (二)為避免日後產生諸多紛爭,使圖文創作者、文創經紀人、廠商及公司等等能獲得平等的利益,擬定契約時便應注意是否有所疏漏,而當一個文創智財授權契約已經符合一般契約應有的基本型態和模式後,接下來應就各種不同文創智財授權契約之特性,加強針對擬定,而以下將就文創經紀人契約及圖文創作授權契約之擬定特別說明之: 1.文創經紀人契約常用十大條款整理 依據文化創意產業發展法第3條規定「本法所稱文化創意產業,指源自創意或文化積累,透過智慧財產之形成及運用,具有創造財富與就業機會之潛力,並促進全民美學素養,使國民生活環境提升之下列產業: 一、視覺藝術產業。 二、音樂及表演藝術產業。 三、文化資產應用及展演設施產業。四、工藝產業。五、電影產業。六、廣播電視產業。七、出版產業。八、廣告產業。 九、產品設計產業。十、視覺傳達設計產業。十一、設計品牌時尚產業。十二、建築設計產業。十三、數位內容產業。十四、創意生活產業。十五、流行音樂及文化內容產業。十六、其他經中央主管機關指定之產業。」,由此可知,文創經紀人涉及之行業別之廣,彼此之間之差異也很大,如再考慮不同的策略、執行、市場等面向等,不同之處更加明顯。但無論如何,一份文創經紀人契約至少應該包括以下十項條款才能算是一份完整的契約。 (1)經紀標的:如案例中之「亮亮」,因確定經紀標的為何,是只有亮亮,還是畫家D的所有作品? (2)經紀業務執行 (3)經紀報酬 (4)著作權歸屬及保證 (5)另行委託他人經紀:可否另行委託他人為經紀行為等。 (6)免責擔保與保密義務 (7)契約有效期間 (8)終止事由 (9)違約處由 (10)其他 2.圖文創作授權契約常用十二大條款整理 著作權係屬私權,因此當事人間的權利義務關係,主要是依雙方所訂定的契約來決定,如果沒有訂定契約,則糾紛必然產生。但因為著作權權能具有多樣性,其權利範圍、期間、行使方式等皆有所不同,經濟部智慧財產局就業界較為常見著作財產權讓與或授權契約已經擬具了一些範例,非常值得參考。綜合經濟部智慧財產局之範例以及歸納實務上常發生的問題,一份圖文創作授權契約至少應該包括以下十二項條款才能算是一份完整的契約。 (1)授權標的 (2)專屬授權與授權地區:如「亮亮」是否只授權給A公司?或是其他公司也能使用「亮亮」。 (3)交稿期間 (4)報酬之交付 (5)稿件之增刪與校對 (6)損害賠償 (7)不利行為之禁止 (8)版數及定價 (9)樣書及作者價購 (10)違約、權利瑕疵擔保及協助訴訟義務 (11)姓名表示權 (12)契約有效期間 (13)其他 (本文章內容僅代表撰文者之個人觀點及意見;凡涉及政策方向及法規解釋適用,應依智慧財產權主管機關之公告為準。)...

兩岸商標制度之差異比較 撰文:呂紹凡 /萬國法律事務所律師 假設案例: 甲從中國拍賣網站以每只新台幣二百元之價格購買仿冒勞力士手錶,在台灣以每只一千元出售牟利,甲後來發現製作成本甚為低廉,因此與朋友合夥在中國開設工廠仿製勞力士手錶,每只成本僅需新台幣五十元,甲在中國及台灣大量販售仿冒的勞力士手錶。 一、前言: 隨著兩岸交流的深化以及網路平台的便利,兩岸間之貿易量也逐年遞增;另由於台灣人力成本高昂,許多製造業更是移往中國,早年台灣生產的仿冒商標商品,也因為成本考量而逐漸沒落,近年來在台灣遭查獲的商標侵權案件中,絕大多數都是中國製造,然後進口至台灣銷售的模式。然而,商標權在兩岸都是受到保障之智慧財產權,販賣商品之際,應對於兩岸商標制度多加認識,以避免引起法律糾紛。 二、兩岸商標用語之差異: 兩岸在用字遣詞上已有差異,有些用語雖有差異,但是可以意會,然而,如果不是任一方的慣常用語,或甚至代表不同的意義時,則需要特別留意,以避免造成誤解。以下簡要比較兩岸在商標法上不同的用語,為方便說明起見,本文將我國商標法稱為「台灣商標法」(100年6月29日公布,101年7月1日施行),另將中華人民共和國商標法簡稱為「中國商標法」(2013年8月30日發布實施)。 可以意會的差異包括台灣所稱之「團體商標」(台灣商標法第1、88條),中國稱之為「集體商標」(中國商標法第3條);台灣稱「著名」商標(台灣商標法第30、70條),中國則稱為「馳名」商標(中國商標法第13、14條);十年的商標權期間屆滿,在台灣可申請「延展」(台灣商標法第33、34條),中國則為「續展」(中國商標法第40條)。以上用語雖有差異,但應屬能夠理解的範圍。 可能稍微造成混淆的用語在於中國所稱之「許可」(中國商標法第43條),在台灣稱為「授權」(台灣商標法第39條);但中國商標法另有使用「授權」乙詞(中國商標法第10條第1項第4款、第15條),其應為台灣的「同意」之意(台灣商標法第30條第1項)。 三、可作為商標之標識及制度差異: 在台灣,商標「得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式所組成」者(台灣商標法第18條第1項);而中國則為「文字、圖形、字母、數位、三維標誌、顏色組合和聲音等,以及上述要素的組合」(中國商標法第8條)。台灣可以作為商標標識的態樣較多,然而,在兩岸取得商標註冊均須具有「識別性」,以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或服務相區別。 此外,十年的商標權期間屆滿前,如果仍有使用之必要,在台灣應於商標權期間屆滿前六個月內提出申請,如果不慎逾越期間,仍可在商標權期間屆滿後六個月內提出申請,但應加倍繳納延展註冊費(台灣商標法第34條第1項);但在中國,應當在期滿前十二個月內辦理續展手續,如未能在此期間辦理的,可以給予六個月的寬展期(中國商標法第40條第1項)。 在台灣無論是智財局針對商標的否准、異議、評定等決定,如有不服者需要向經濟部提出訴願,之後再向智慧財產法院提起行政訴訟。相同的狀況,在中國則是先向商標評審委員會申請複審,不服者再向人民法院起訴。 四、商標權之維護: (一)台灣: 對於仿冒商標之商品,商標權人可以追究仿冒者的刑事責任(台灣商標法第95條未得同意而使用處3年以下有期徒刑、第97條販賣仿冒品者處1年以下有期徒刑)。刑事訴訟的啟動,應向侵權行為地之地方法院檢察署提出刑事告訴。 民事部分商標權人可請求排除侵害、銷毀仿品(台灣商標法第69條),並可請求以查獲仿冒商品的零售單價1500倍以下金額的損害賠償,如果仿品數量超過1500件時,以總價定賠償金額(台灣商標法第71條第1項)。民事訴訟則須要向智慧財產法院起訴。 此外,商標權人也可針對有侵權之虞的輸出入物品,提供擔保金向海關申請先予查扣(台灣商標法第72條以下)。 刑事訴訟及海關查扣的手段,效力都很強大,實務上商標權人仍偏愛先提起刑事訴訟,之後再以附帶民事訴訟之方式請求損害賠償,以給予侵權者相當之壓力。 (二)中國: 商標權人可請求工商行政管理部門行政查處,如認定侵權行為成立的,可責令立即停止侵權行為,沒收、銷毀侵權商品等作為(中國商標法第60條),縣級以上工商行政管理部門甚至有調查及查封扣押的權限(中國商標法第62條),應屬快速有效的維權措施。 商標權人也可向人民法院提起民事訴訟,請求侵權人賠償。對於惡意侵犯商標專用權且情節嚴重者,可請求損害額一倍以上三倍以下的賠償(中國商標法第63條第1項);損失難以確定者,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予人民幣三百萬元以下的賠償(中國商標法第63條第3項)。 商標權人另可追究侵權人的刑事責任(中國商標法第67條),根據2004年《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第1至3條,如侵害商標權情節嚴重者,最重可處七年以下有期徒刑,不可謂不重。 商標權人亦可依《中華人民共和國知識產權海關保護條例》,提供擔保金向海關申請查扣。 綜上,中國對於商標權人也有相當廣泛之制度保障,實務上對於行政查處更屬積極有效且經濟之作法。 四、結語: 商標係具有識別性之智慧財產權,且為商標權人在市場上努力推廣而為相關消費者所熟知,在取得註冊之地區,任何人均應加以尊重,而不該有仿冒之行為。兩岸交流迄今,也有多起知名商標維權案例,呼籲大家都要有尊重他人智慧財產權之觀念,否則兩岸商標法均有刑罰等規定,如侵害他人商標權將引來牢獄之災,不可不慎。 (本文章內容僅代表撰文者之個人觀點及意見;凡涉及政策方向及法規解釋適用,應依智慧財產權主管機關之公告為準。)...

兩岸著作權法之差異比較 撰文:章忠信/「著作權筆記」公益網站主持人、大葉大學助理教授兼智慧財產權研究中心主任、智慧財產權在職碩士學位學程主任 國際著作權法制關於著作權之取得,均普遍採「創作保護主義」,使著作人於著作完成時,立即自動地享有著作權,受著作權法保護。不過,如同其他智慧財產權法制,著作權法制亦採「屬地主義」,哪些智慧成果可以受到著作權法保護,誰是著作權人,哪些行為構成侵害著作權,都必須依據主張著作權保護所在地之著作權法規定。 關於兩岸著作權法制,臺灣地區目前之著作權法源自民國17年制定公布之舊法,歷經18次修正,而大陸地區目前之著作權法,係1990年通過,歷經2001年及2010年2次修正。在實際適用上,包括大陸地區人員在內的任何人,要在台灣主張著作權,必須依據臺灣的著作權法;反之,臺灣的著作權人要在大陸地區主張著作權,也必須依據大陸的著作權法。 不過,依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例第78條規定︰「大陸地區人民之著作權或其他權利在臺灣地區受侵害者,其告訴或自訴之權利,以臺灣地區人民得在大陸地區享有同等訴訟權利者為限。」大陸地區人民之著作權在台灣地區遭受侵害時,在民事上的救濟方面,與臺灣地區人民的保護沒有不同;在刑事告訴權或自訴權方面,由於大陸地區的刑法第217條規定,僅於以營利為目的,未經著作權人同意之複製行為,且違法所得數額較大或有其他嚴重情節時,始課以刑事責任,所以,其告訴權或自訴權是受到限制的。 兩岸著作權法制,在主管機關、法律條文用詞、實際權利範圍及落實保護方面,也有些不同。例如,臺灣地區的主管機關是經濟部,專責機關則是經濟部智慧財產局,而大陸地區的主管機關,則是國家版權局。大陸地區不但以「版權」為主管機關之名稱,更在著作權法第57條明定:「本法所稱的著作權即版權。」 臺灣著作權法將著作權內容區分為「著作財產權」及「著作人格權」;而大陸著作權法則區分為「財產權」及「人身權」;臺灣著作權法對於著作財產權之讓與,未規定必須以書面為之,大陸著作權法則要求應以書面為之。 兩岸著作權法都有在著作上標示著作人姓名,就推定其標示為真實之效果。臺灣在文化創意產業發展法規定以著作財產權設定質權之登記制度,大陸著作權法也有以著作權出質的登記制度。不同於台灣將電腦程式著作於著作權法中,與其他著作相同列入保護,大陸特別另外訂定計算機軟件保護條例,規範電腦程式著作之保護,並建立登記制度,賦予軟件登記機構發放的登記證明文件具有登記事項的初步證明效力。中國版權保護中心接受國家版權局委託,辦理計算機軟件著作權登記及著作權質權登記。 大陸著作權法賦予各級版權局非常強的行政權,對於侵害著作權之行為,有權責令停止侵權行為,沒收違法所得,沒收、銷毀侵權複製品,並可處以罰款;情節嚴重的,還可以沒收主要用於製作侵權複製品的材料、工具、設備等;構成犯罪的,依法追究刑事責任。 臺灣人民的著作在大陸地區被侵害,必須在大陸地區依其著作權法主張權利保護,包括向當地法院提起訴訟或向大陸執法部門(地方版權局、國家版權局)投訴或者舉報(網路舉報路徑:http://www.shdf.gov.cn中國掃黃打非網),以維護自身權益。若無法有效保護著作權,可向臺灣著作權專責機關經濟部智慧財產局反應,由該局透過99年9月所簽署之「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」建立之協調查處機制協助解決,維護正當權益。 (本文章內容僅代表撰文者之個人觀點及意見;凡涉及政策方向及法規解釋適用,應依智慧財產權主管機關之公告為準。)...